Is uw merk of handelsnaam wel zo sterk als u denkt?



Yves Vandendriessche
Lawyer

Namen, logo’s, slogans … vormen veelal een essentieel bestanddeel van het bedrijfspatrimonium. Bescherming daarvan is dan ook uiterst belangrijk om uw concurrentiepositie te verstevigen of op zijn minst te bestendigen. Dat kan door actief een merkdepot te nemen (op Europees, internationaal of Benelux-niveau), maar ook stilzitten wordt beloond. Door eenvoudigweg een bepaalde benaming in gebruik te nemen verwerft u in de regel immers automatisch, zonder vereiste van depot, een lokaal recht op handelsbenaming.

De waarde van een merk of handelsbenaming hangt af van de omstandigheden en is niet noodzakelijk constant. De mate aan originaliteit zal grotendeels de sterkte of zwakte ervan uitmaken en zal bepalen hoe dicht concurrenten het teken of merk mogen benaderen. Ook kan de waarde van een merk fluctueren als gevolg van het gebruik door de merkhouder en de inburgering die daaruit voortvloeit. Als die inburgering echter te sterk wordt en het publiek het merk als een soortnaam begint te gebruiken, ook voor concurrerende producten, dan riskeert u als merkhouder alle bescherming te verliezen.

Het merkenrecht

Een origineel merk is in de regel een sterk merk. Denk maar aan Apple, dat computers (mee) op de kaart zette en hiervoor een uiterst onderscheidend teken hanteert. De bescherming die Apple hierop geniet, is maximaal te noemen: enerzijds is er geenszins sprake van een beschrijvend karakter (dat zou anders liggen mocht het bedrijf appels op de markt brengen), anderzijds is er (vooralsnog) ook helemaal geen verwatering van het merk aan de orde en dreigt het merk niet te worden gebruikt als soortnaam.

Dat betekent niet dat beschrijvende merken nooit voor inschrijving in aanmerking zouden komen. Als deposant zult u er toch in slagen een beschrijvend merk te deponeren als u via publiciteit of andere inspanningen kunt aantonen dat uw teken door het relevante publiek als een merk wordt opgevat en dus is ingeburgerd. Bij te verregaande inburgering dreigt een merk echter te verwateren en zal het aan bescherming inboeten. Tal van merken hebben dit lot ondergaan, zoals Pampers, Bic, Aspirine, Kodak, Polaroid …

Om verwatering te vermijden moet u als merkhouder een actief beleid voeren. U dient inbreuken na te jagen en diverse maatregelen te nemen om uw onderscheidend vermogen te vrijwaren. Het Benelux-merkenrecht bevat daartoe sinds 1 maart 2019 een concreet actiemiddel. Als merkhouder kunt u voortaan verzoeken aan uitgevers van woordenboeken, encyclopedieën of andere naslagwerken die in de weergave van een merk de indruk wekken dat er sprake is van een soortnaam om onmiddellijk - uiterlijk bij de volgende uitgave van het werk - te vermelden dat er sprake is van een ingeschreven merk. Hiermee volgt het Benelux-merkenrecht het voorbeeld van het Europese recht, dat al sinds 2017 een gelijkaardige mogelijkheid inschreef in de verordening op het (Europese) Uniemerk.

Recht op handelsbenaming

Voor handelsbenamingen gelden een aantal bijzondere principes. Het recht op handelsbenaming is een lokaal recht dat automatisch ontstaat door de eenvoudige ingebruikname van een benaming.
In tegenstelling tot wat voor merken het geval is, leveren ook zuiver beschrijvende of zelfs banale benamingen automatisch bescherming op als handelsbenaming. Toch heeft ook hier de originaliteit van de benaming invloed. Een inbreuk op een handelsbenaming is immers pas aan de orde zodra er gevaar voor verwarring is. Dit wordt klassiek beoordeeld op drie niveaus:

1. de gelijkenis tussen de namen;
2. de gelijkaardigheid van de commerciële activiteit;
3. de geografische uitstraling van de ondernemingen (het lokale aspect).

Een beschrijvende handelsbenaming zal in de regel een lagere graad aan bescherming opleveren. De gelijkenis tussen de benamingen zal minder doorwegen en de concurrent in kwestie zal zich op de andere vlakken (territoriaal en wat betreft de activiteiten) meer toenadering kunnen permitteren. Het tegendeel is waar als de handelsbenaming een grote mate aan onderscheidend vermogen vertoont. Net zoals in het merkenrecht kan het teken bovendien aan bescherming winnen dankzij inburgering.

Zo zal ‘Schoenmaker Verhelst’ die gevestigd is in Oostende zich maar moeilijk kunnen keren tegen een schoenmaker met dezelfde handelsbenaming in Gent. Is er echter sprake van een keten, die volop reclame maakt met deze benaming en zich tot ver buiten Oostende profileert, dan liggen de zaken anders.

Nog parallel met het merkenrecht kan de bescherming verloren gaan wanneer er sprake is van verwatering. In dat geval verliest de handelsbenaming als gevolg van haar eigen succes elk onderscheidend vermogen en kan de onderneming er niet meer mee worden geïdentificeerd.

Besluit

Het verdient steeds de voorkeur om in te zetten op originaliteit, of het nu om een merkdepot gaat of om het kiezen van een passende handelsbenaming. Dat betekent echter niet dat merken of handelsbenamingen met minder (of zelfs zonder) onderscheidend vermogen nooit bescherming kunnen opleveren. Als u als rechtenhouder trouwens verregaande publicitaire inspanningen levert om uw merk of teken ingeburgerd te zien, dan kunt u de sterkte ervan ook positief beïnvloeden. De keerzijde van die medaille is dat u steeds moet waken over het risico op verwatering van uw merk of teken. Dat vereist onder meer een performant beleid tegenover de concurrentie.

Wilt u meer weten over de mogelijke bescherming van uw merk of handelsnaam en/of actiemogelijkheden tegen inbreukmakende concurrenten, dan staan we u graag bij met info en advies.